La sociedad Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A., titular de marcas reconocidas como «5J Cinco Jotas» y «5J», demanda en 2021 la nulidad de las marcas españolas «5Ms» y «5Ps», registradas por Embutidos Monells S.A. en 2012 para productos alimentarios idénticos. La demandante sostiene que dichas marcas fueron solicitadas de mala fe, dada la notoriedad previa de su propia marca en España. En respaldo, recuerda que en 2012 ya se denegó a Monells una solicitud semejante («5Cs») por motivos similares.
En 2016, Sánchez Romero Carvajal remite un requerimiento extrajudicial a Embutidos Monells para que cese en el uso de los signos cuestionados y advierte sobre la intención de ejercitar acciones de nulidad antes del 28 de febrero y el 18 de marzo de 2017. No obstante, tras infructuosos intentos de resolución amistosa, Embutidos Monells solicita en 2017 el registro de marcas similares a nivel de la Unión Europea, solicitudes que son rechazadas por oposición de la actora.
Finalmente, el 2 de noviembre de 2021, Sánchez Romero Carvajal interpone acción de nulidad ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, insistiendo en la mala fe de Embutidos Monells al registrar las marcas impugnadas. Esta última se opone alegando que la demanda fue presentada fuera de plazo y que el requerimiento extrajudicial establecía un límite temporal ya expirado, además de esgrimir la supuesta tolerancia prolongada por parte de la demandante.
Ante la controversia, el tribunal nacional plantea cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, solicita aclarar si un requerimiento que fija una fecha límite para el ejercicio de acciones puede generar una legítima expectativa de no ser demandado una vez expirado el plazo. Asimismo, interroga sobre el posible efecto interruptivo de una oposición ante la EUIPO sobre el plazo de prescripción por tolerancia.
En su sentencia de 10 de julio de 2025, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva sobre marcas de la Unión no impide interponer una acción de nulidad basada en la mala fe del titular de una marca posterior, incluso si se ejercita una vez transcurrido el plazo de cinco años desde que el titular anterior tuvo conocimiento del uso de la marca y permaneció inactivo. El Tribunal precisa que, conforme al artículo 9.1 de dicha Directiva, cuando el registro se ha solicitado de mala fe, no resulta aplicable la prescripción por tolerancia.
El Tribunal interpreta que un requerimiento extrajudicial con fechas límite no impide ejercitar una acción posterior basada en la mala fe, incluso si el titular de la marca anterior ya disponía en ese momento de todos los elementos que indicaban dicha mala fe. De este modo, se establece que la nulidad por mala fe tiene carácter imprescriptible respecto del plazo de cinco años previsto para los supuestos de tolerancia.
No obstante, el Tribunal recuerda que la buena fe se presume y corresponde al titular de la marca anterior probar suficientemente la mala fe del solicitante, lo que impone una carga probatoria elevada.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de julio de 2025, asunto C-322/24 Sánchez Romero Carvajal Jabugo (ES).
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